5 найпоширеніших помилок бізнесу при реєстрації торгової марки

У світі все більше реєструють торгові марки (ТМ) та сьогодні їх вже 58,2 млн. Згідно зі свіжим звітом Всесвітньої організації інтелектуальної власності "World Intellectual Property Indicators 2020", за рік подано 11,5 млн заявок з охопленням 15,2 млн класів товарів і послуг. 

Найбільша активність — в Китаї, США, Японії, Ірані. Найбільший приріст — у Бразилії та В'єтнамі. Україна займає в загальному рейтингу 21 місце. 

Ось перелік найбільш поширених серед українського бізнесу помилок, які варто врахувати для успішної реєстрації ТМ і успішного ведення бізнесу.

Не перевірили перед реєстрацією ТМ на унікальність

В реєстрації ТМ можуть відмовити, якщо подібна або тотожна марка вже зареєстрована або подана кимось на реєстрацію. 

Часто підприємці думають: "Я ж сам придумав таку назву, навряд чи комусь ще воно може прийти в голову" або "Я знаю всіх своїх конкурентів і така ТМ точно не зареєстрована". 

А іноді задовольняються пошуком в інтернеті і, якщо Google не видає нічого схожого, подають документи на реєстрацію. І тут неприємний сюрприз — відмова, втрачений час (відмовляють в реєстрації не відразу, а приблизно через 18-20 місяців з дати подачі заявки) і гроші.

Щоб цього не сталося, необхідно до реєстрації перевірити свою ТМ на унікальність. Така попередня перевірка проводиться по базах ТМ — вже зареєстрованих або заявлених. 

Зробити це можна як самостійно, так і через патентного повіреного. Але головне — перевірити. Причому не тільки в одному обраному класі товарів і послуг, а в родинних. 

Важливо розуміти, що щорічно в Україні подається більше 20 тис. заявок, а це означає, що ризики збігів позначень з кожним роком збільшуються.

Креативно, але неправомірно 

Подібність і тотожність — основні, але далеко не всі підстави відмови в реєстрації ТМ. Відмова буде, якщо позначення — описове. Тобто вказує на вид, якість, кількість, властивості, склад, місце або час виготовлення товарів. Наприклад, "Косметичний крем" або "Приватна школа".

Також бізнес не знає або випускає з уваги, що не можна реєструвати загальновживані позначення, терміни в назві. Наприклад, "Бензин A95" — для палива.

Ще одна часта причина відмови — схожість. Наприклад, коли створена ТМ складається з однієї літери чи з простої геометричний фігури (крім характерного графічного виконання), а також коли ТМ може ввести в оману. Наприклад, ТМ Dubai Mall для торгово-розважального центру в Україні.

Також не реєструються ТМ, які суперечать публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі. Це одне з найбільш спірних і часто несподіваних для бізнесу підстав для відмови. 

Так, в 2020 році Укрпатент, а згодом й Апеляційна палата відмовила в реєстрації ТМ, яка містила в собі слово CONTRABANDA. 

Порахували, що заявлене позначення популяризує контрабанду, створює їй позитивний імідж, зменшуючи серйозність незаконної діяльності і маніпулюючи уявленнями про моральні категорії добра і зла.

Так що власнику бізнесу і його маркетологам варто сто разів продумати все до найменших деталей перш, ніж нести на реєстрацію своє нове ім'я.

Реєстрація для всього і відразу

Торгові марки реєструються для певних товарів і послуг, які згруповані в 45 класів міжнародної класифікації. 

І в більшості країн основні збори залежать від кількості класів. Підприємець часто вирішує, що якщо вже платить збір за клас, то потрібно "використовувати по-повній". Зокрема, заявити всі товари або послуги конкретного класу.

Але, по-перше, це збільшення ризиків відмови. Наприклад, якщо компанія подала на реєстрацію ТМ MisteryWine для всього переліку товарів 33 класу, в який крім вина входять інші міцні алкогольні напої, то для "безневинних" напоїв відмовлять. Підстава — введення в оману, адже wine вказує саме на тип продукту — вино.

По-друге, у власника ТМ є не тільки права, а й зобов'язання — використовувати ТМ. Якщо ТМ не використовується (в Україні — протягом п'яти років після реєстрації), то в судовому порядку дію свідоцтва на ТМ може бути припинено. 

Відповідно, якщо компанія реєструє ТМ для всього переліку, то повинна і використовувати для всього. Інакше ризикує отримати повістку в суд і ануляцію.

По-третє, в деяких країнах, наприклад, в США, дуже суворі правила щодо переліку товарів і послуг. І чим більше ви хочете охопити, тим більше буде до вас питань у експертів. 

А відповіді на питання експерта — це і затягування процесу реєстрації, і подорожчання бюджету на реєстрацію ТМ.

Реєстрація ТМ на декількох мовах відразу

Часто бізнес подає в одній заявці позначення на двох або трьох мовах. Наприклад, українською, російською та англійською. Це не найкращий варіант. Адже позначення охороняється в цілому як воно є. Наприклад, якщо компанія зареєструє ТМ MisteryWine, ТаємнеВино і ТайноеВино, то і поширюватися захист буде саме на цю "потрійну" ТМ.

Тоді конкурентам легше буде обійти, створивши, наприклад, ТМ MisteryWine і додавши до неї невеликий словесний елемент, наприклад, Old або Cool.

Крім того, якщо на компанію подадуть в суд через те, що вона не використовує "потрійну" ТМ, а тільки її частину — ТМ MisteryWine, то, скоріш за все, справу вона програє.

Рекомендація — подавайте ТМ на одній мові. На тій, на якій будете її використовувати. 

Слоган і логотип в одній заявці

Подання словесної частини, лого та слогана в одній заявці на реєстрацію ТМ — дуже поширена, але безуспішна практика.

Подавати словесну частину і лого можна, а в деяких випадках навіть потрібно. Наприклад, коли словесна частина і лого завжди використовуються разом. Або коли деякі букви є частиною логотипу. 

Але, якщо зображення часто буде використовуватися окремо, то і подавати його на реєстрацію слід окремо. Тоді легше захистити свої права і на бренд, і в разі копіювання слогана.